Marchio registrato

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Indice 1 Il Marchio registrato 1.1 protezione del marchio 1.2 il marchio di fatto 2 Come registrare un marchio 2.1 marchio verbale o grafico 2.2 marchio bianco/nero o a colori 2.3 classi prodotti/servizi 2.4 estensione territoriale 2.5 Classificazione di Nizza dei Prodotti e Servizi 3 Il Marchio Italiano o nazionale 3.1 marchi denominativi, marchi figurativi 3.2 contraffazione 3.3 classi, analisi e ricerca 3.4 marchi comunitari, internazionali 4 Il Marchio Comunitario 4.1 richiedenti legittimati 4.2 domanda di registrazione 4.3 ricerca di novità 4.4 pubblicazione e registrazione 5 Il Marchio Internazionale 5.1 principali differenze normative 5.2 scelta normativa applicabile 5.3 marchio di base italiano 5.4 marchio di base comunitario 6 I nomi a dominio 6.1 il marchio prevale sul dominio 6.2 la procedura di riassegnazione 6.3 il nome a dominio nel Codice sulla Proprietà Industriale 7 Differenza tra Register ® e Trademark ™

Il Marchio registrato

A differenza di quanto accade con i brevetti, il marchio ha una durata illimitata e può essere rinnovato ogni 10 anni fino a quando lo si desidera. Si può registrare come marchio un nome, una o più parole oppure un nome con una grafica particolare o addirittura solo una grafica, un suono o una particolare combinazione di colori. Perché sia registrabile, un marchio deve essere nuovo, ma si può registrare in Italia anche un marchio che sia registrato solo all'estero (a differenza di quanto accade con i brevetti) purché non abbia una notorietà diffusa e la registrazione non avvenga in malafede.

protezione del marchio

Chi registra un marchio può impedire che altri utilizzino il suo stesso segno nelle attività commerciali e può sfruttarlo economicamente nello stato in cui lo ha protetto, utilizzandolo in proprio o concedendolo in licenza ad altri, dietro il pagamento di una somma di denaro. Prima di scegliere un nome, come identificativo della propria impresa o di un prodotto, è di fondamentale importanza, anche per chi non intende registrarlo come marchio, accertarsi che non sia già stato registrato da altri, in quanto se così fosse, si rischierebbe di doverlo cambiare e magari essere anche tenuti a pagare un risarcimento danni.

il marchio di fatto

Il marchio "di fatto", che è quello utilizzato ma non registrato, ha una debole protezione ed è soggetto a tutti i rischi di contraffazione o limitazione d'uso che possono derivare da una successiva registrazione altrui. L'esperienza dimostra che registrare un marchio è molto conveniente, sia per i bassi costi sia per gli enormi vantaggi, pratici ed economici, che se ne traggono.

Come registrare un marchio

marchio verbale o grafico

In primo luogo è necessario decidere se depositare un marchio costituito esclusivamente da parole ovvero da parole e grafica o solamente da grafica. Nel primo caso il titolare del segno ha il diritto esclusivo ad utilizzarlo con qualsiasi grafica, mentre nel secondo frase è tutelato solo nell’abbinamento parole/grafica depositato. Nel terzo caso, infine, la tutela riguarda solamente il logo depositato.

marchio bianco/nero o a colori

Altra opzione è quella dello scegliere di depositare il segno in bianco/nero ovvero a colori. Infatti nel primo caso il titolare è tutelato per tutti i colori o le combinazioni di colori che darà al suo marchio, nel secondo caso solo nella combinazione prescelta e depositata.

classi prodotti/servizi

L’ultima scelta importante è l’individuazione e la descrizione delle classi di prodotti/servizi che si intendono tutelare con il segno prescelto. Tanto l’individuazione quanto la successiva descrizione sono molto importanti perché devono tener conto non solo dell’attuale indirizzo produttivo dell’impresa, ma anche delle scelte future. Infatti una volta depositata, la domanda di registrazione non può più essere modificata e per aggiungere nuovi prodotti si renderà necessario depositare un nuovo marchio.

estensione territoriale

Una volta compiute queste scelte è necessario stabilire l’estensione territoriale del segno. Infatti, come i brevetti, anche i marchi hanno validità territoriale. In particolare è possibile scegliere se depositare un marchio italiano, efficace solo nel nostro Paese, comunitario, efficace nei 25 Paesi dell’Unione europea ed automaticamente estendibile anche a tutti quelli che ne entreranno a far parte in futuro ovvero internazionale, valido in tutti i Paesi che hanno aderito ai relativi accordi. Infine è anche possibile depositare una domanda di registrazione marchio nei singoli Paesi esteri.

Classificazione di Nizza dei Prodotti e Servizi

La classificazione di Nizza dei prodotti e servizi serve per indicare quali sono i prodotti e/o i servizi che il Tuo marchio dovrà contraddistinguere. È un elemento che deve essere indicato nella domanda di registrazione e che limita la protezione alle classi merceologiche indicate. Ciò comporterà la possibilità di inibire a qualsiasi concorrente (che opera in quella stessa classe merceologica) di usare e/o registrare un marchio identico o simile al tuo nella stessa classe.

• Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria.

• Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli ed in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti.

• Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici.

• Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per l'illuminazione.

• Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

• Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali.

• Macchine e macchine utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli; incubatrici per uova.

• Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche; rasoi.

• Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e di insegnamento; apparecchi e strumenti per la condotta, la distribuzione, il trasferimento, l'accumulazione, la regolazione o il comando della corrente elettrica; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori; occhiali, caschi di protezione.

• Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.

• Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.

• Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.

• Armi da fuoco; munizioni e proiettili; sostanze esplosive; fuochi d'artificio.

• Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

• Strumenti musicali.

• Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere ed articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; clichés.
• Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materiali per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.

• Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valige; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

• Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.

• Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.

• Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (nè in metalli preziosi, nè in placcato); pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiali per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

• Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale di imbottitura (tranne il caucciù o le materiale plastiche); fibre tessili grezze.

• Fili per uso tessile

• Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli.

• Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

• Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali.

• Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili.

• Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale; carte da gioco.

• Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.

• Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

• Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto.

• Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcooliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.

• Bevande alcooliche (tranne le birre).

• Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.

• Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

• Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.

• Costruzione; riparazione; servizi d'installazione.

• Telecomunicazioni.

• Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.

• Trattamento di materiali.

• Educazione, formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

• Servizi nell'ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e di sviluppo relativo a ciò; analisi e ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer; consulenza e assistenza legale.

• Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

• Servizi di un medico; servizi di un veterinario; cure d'igiene e di bellezza per uomini ed animali; servizi di agricoltura, di orticoltura e di silvicoltura.

• Servizi personali e sociali, resi a terzi, per il soddisfacimento di bisogni personali; servizi di sicurezza per la protezione di beni e d'individui.

Il Marchio Italiano o nazionale

Per registrare un marchio è consigliabile rivolgersi ad un esperto che sappia fornire tutte le indicazioni necessarie ed individuare le modalità migliori di protezione. Tuttavia, teoricamente, è possibile procedere anche da soli rivolgendosi alla Camera di Commercio presso la quale esiste un ufficio incaricato di ricevere le domande di registrazione che funge da ufficio territoriale dell'UIBM. Per registrare un marchio occorre compilare un apposito modulo (modello C), indicando le classi di prodotti e di servizi per i quali il marchio stesso verrà utilizzato. Occorrerà, poi, pagare le tasse e sostenere le spese per le marche da bollo ed i diritti di segreteria. I moduli per il deposito dei marchi sono scaricabili anche da internet. La difficoltà maggiore risiede nel lavoro di analisi che deve essere fatto prima di procedere alla registrazione per evitare di entrare in collisione con marchi anteriori registrati da altri.

marchi denominativi, marchi figurativi

Sono registrabili come marchio sia le parole (marchi denominativi) sia la grafica (marchi figurativi) che i colori o le forme quando sono idonee ad indicare la provenienza di un certo prodotto o servizio da un determinato utente. La scelta sul marchio richiede un lavoro complesso che deve essere svolto con la massima attenzione, impegnando anche un po' di denaro, per evitare di cadere nella contraffazione di marchi altrui. Nel momento in cui si inventa o si cerca una parola nuova per identificare un servizio o un prodotto occorre avere ben chiaro che più essa è nuova e fantasiosa, più il marchio sarà forte e potrà essere protetto dalle imitazioni. Ad esempio, utilizzare marchi composti con il verbo "pulire" per detergenti per la casa, potrà fare capire ottimamente al cliente di che cosa si tratta, ma difficilmente si potrà impedire ai concorrenti di utilizzare lo stesso verbo che è descrittivo del prodotto. Se invece per quel detergente si utilizzerà una parola che non ha alcuna attinenza con esso, ad esempio "Flash" o "Cocomer", quel marchio farà capire poco del prodotto, ma sarà un marchio forte difficilmente imitabile.

contraffazione

Una volta trovato il nome giusto, è buona regola procedere ad effettuare una ricerca tra i marchi identici, simili e similari validi in Italia per assicurarsi che non esista già un marchio registrato che possa creare ostacoli. La ricerca deve essere letta tenendo conto delle classi di prodotti e servizi per le quali il marchio viene utilizzato ed analizzando le situazioni di possibile conflitto. Se da tale indagine risulterà un marchio anteriore simile, sarà opportuno scegliere un altro nome e cominciare da capo, viceversa, si potrà procedere con una certa tranquillità allo studio della grafica ed alla registrazione. Il marchio può essere registrato solo come parola, solo come grafica, o parola e grafica a seconda del tipo. Una parola innovativa che indica in modo forte e deciso un prodotto o un servizio merita di essere registrata di per sé, indipendentemente dalla grafica adottata, in modo tale che il depositante possa, poi, utilizzarla in tutte le variazioni stilistiche che desidera, e lo stesso dicasi per un simbolo, un disegno, una grafica di particolare impatto. Viceversa se il nome è debole, conviene proteggerlo insieme alla grafica in modo da conferirgli un carattere distintivo più marcato. La differenza tra questi tipi di marchi si denota nel momento in cui si rende necessario proteggere il marchio in sede di contraffazione: mentre per i marchi forti si ha contraffazione anche quando il plagio è ben mascherato, per i marchi deboli sono di solito sufficienti poche modifiche per evitare di confonderli.

classi, analisi e ricerca

Per fare un buon lavoro sarebbe comunque opportuno registrare il marchio sia come parola che come parola e grafica, in modo da avere una doppia protezione e, nel caso in cui esso sia debole, ovvero piuttosto descrittivo del prodotto, registrarne anche alcune varianti per evitare raggiri. Altro aspetto di cui bisogna tenere conto in fase di registrazione è quello della scelta dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio sarà utilizzato e che devono essere puntualmente descritti nella domanda di registrazione. In base al Codice della proprietà industriale il titolare del marchio ha il diritto di fare uso esclusivo del marchio stesso e di vietare a terzi l'utilizzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini, se a causa della somiglianza si crei un rischio di confusione; se si tratta poi di marchio che gode di rinomanza questo diritto si estende anche ai servizi o prodotti non affini (art. 5; Art. 20). Pertanto, occorre individuare con attenzione le classi che si vogliono proteggere, sia per non entrare in conflitto con altre classi affini a quelle rivendicate per altri marchi, sia per evitare in futuro di non poter vietare l'uso del marchio per classi di prodotti o servizi che potrebbero rivestire comunque un interesse commerciale. Questo tipo di analisi è estremamente delicata e complessa anche per gli esperti della materia, soprattutto per l'impossibilità di disporre, a costi contenuti, di un panorama completo delle registrazioni riguardanti marchi identici o simili per classi identiche o affini, sia perché, anche con il massimo impegno di spesa, risulta difficile avere un rapporto di ricerca completo, a causa dei normali ritardi con cui vengono aggiornate le banche dati.

marchi comunitari, internazionali

Se, quindi, la ricerca e l'analisi sono indispensabili per muoversi correttamente e per comportarsi secondo la massima buona fede possibile nei confronti dei terzi, un margine di dubbio resta sempre, essendo, alla fine, il giudice l'unico interprete decisivo di quelle situazioni di limite in cui è difficile preventivare se ci possa essere o non essere un plagio, sussistendo, come a volte capita, buone motivazioni per sostenere le ragioni di entrambe le parti. E' possibile depositare anche marchi internazionali, comunitari o in singoli stati esteri, ma queste procedure sono solitamente piuttosto articolate e per procedere è consigliabile rivolgersi ad un professionista del settore.

Il Marchio Comunitario

Il marchio comunitario, istituito con il regolamento n. 40/94 del Consiglio CE, consente di poter ottenere con un'unica domanda un marchio valido su tutto il territorio della Comunità Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria, Romania), nel senso che tale marchio potrà essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato nullo o decaduto e il suo uso potrà essere vietato soltanto per la totalità della Comunità.

richiedenti legittimati

Legittimati alla registrazione di un marchio comunitario non sono soltanto le persone fisiche aventi la cittadinanza o il domicilio in uno Stato membro ovvero le persone giuridiche aventi la propria sede o una stabile organizzazione in uno Stato membro, ma anche le persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza, il domicilio, la sede o una stabile organizzazione in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi o all’Accordo che istituisce l’organizzazione mondiale del commercio (GATT). Questo sistema di registrazione coesiste, dunque, con il sistema di registrazione dei marchi nazionali e dei marchi internazionali secondo l'Accordo di Madrid.

domanda di registrazione

La domanda di registrazione del marchio comunitario può essere presentata, a scelta del richiedente, presso l'Ufficio di armonizzazione del mercato interno (UAMI) con sede ad Alicante (Spagna), di persona, per posta, per corriere ovvero via fax, oppure presso l’Ufficio dei marchi del Benelux ovvero presso l’Ufficio centrale della proprietà industriale (per l’Italia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), che la dovrà inoltrare all’UAMI entro 2 settimane dal deposito.

ricerca di novità

Una volta ricevuta una domanda, che può essere presentata in una delle lingue ufficiali dell’U.E., ossia francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco, l’Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti formali e provvede ad effettuare una ricerca di novità tra i marchi comunitari, mentre ogni stato, ad eccezione di Italia, Francia e Germania, procede ad effettuare una ricerca di anteriorità nei propri registri. La ricerca di novità verrà fatta gratuitamente sino al 2008. A partire da tale data tale ricerca sarà facoltativa e a pagamento. A seguito di ciò l’UAMI trasmette il rapporto di ricerca al richiedente e procede alla pubblicazione del marchio stesso. Entro tre mesi dalla pubblicazione, chi ritiene di avere diritti su quel nome e non vuole che sia registrato può presentare opposizione fornendo la prova dell’uso del marchio opposto nei cinque anni precedenti la pubblicazione stessa.

pubblicazione e registrazione

Terminata positivamente l'eventuale fase di opposizione, il marchio viene pubblicato e registrato nelle classi indicate nella domanda. Tale marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare quel nome su tutto il territorio della Comunità Europea per 10 anni, anche se, poi, è possibile procedere al suo rinnovo. Esso decade se non viene utilizzato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla registrazione. Se la domanda di registrazione di marchio comunitario non viene accettata per motivi esistenti soltanto in alcuni paesi dell'Unione, la domanda può, in certi casi, essere convertita in domanda nazionale negli altri Stati in cui non sussiste questo impedimento.

Il Marchio Internazionale

Il marchio internazionale è regolamentato da due normative:

• Accordo di Madrid
• Protocollo di Madrid

Ci sono stati che aderiscono solo all’Accordo (A) e stati che aderiscono solo al Protocollo (P), mentre altri stati, tra cui l’Italia (dal 17 Aprile 2000), aderiscono ad entrambi (A) (P).

principali differenze normative

Le due normative sono tra loro piuttosto diverse. Una delle differenze più rilevanti è che l’Accordo prevede che si possa ottenere un marchio internazionale, solo sulla base di un marchio registrato nel paese di origine, mentre il Protocollo prevede che si possa fare anche sulla base di una semplice domanda. Altra differenza è che secondo l’Accordo la procedura deve essere seguita in lingua francese, mentre secondo il Protocollo, o Accordo e Protocollo insieme, può essere trattata sia in francese che in inglese.

scelta normativa applicabile

In stati come il nostro, che aderisce ad entrambi, colui che richiede un marchio può scegliere di - designare stati che aderiscono solo all’Accordo (nel quale caso la normativa applicabile è, appunto, quella dell’Accordo) - designare stati che aderiscono solo al Protocollo (nel quale caso la normativa applicabile è, appunto, quella del Protocollo) - designare stati che aderiscono sia all’Accordo che al Protocollo (nel quale caso la normativa applicabile è, per legge, quella dell’Accordo)

marchio di base italiano

Se colui che deposita opta per la terza ipotesi deve disporre di un marchio registrato in Italia. In caso contrario potrà validamente depositare un marchio internazionale sulla base di una domanda di registrazione ma questo sarà trattato come segue: - dalla domanda saranno cancellati tutti gli stati che non aderiscono al Protocollo, in quanto solo questi ultimi possono essere designati sulla base di una domanda di registrazione marchio; - se il titolare espressamente dichiara di volere che la domanda sia trattata come dipendente sia dall’Accordo che dal Protocollo, la domanda viene trattenuta e considerata depositata solo il giorno in cui il marchio richiesto viene registrato. Il marchio internazionale dura 10 anni dalla data di deposito, ma, per i primi 5 anni, è legato alla vita del marchio di origine, per cui se quest’ultimo perde di validità altrettanto accade per il marchio internazionale. Il marchio internazionale ha lo stesso valore di un marchio nazionale in ogni stato designato. Gli stati eletti possono rifiutare la registrazione o presentare osservazioni entro 6 mesi dal deposito, mentre, in caso contrario, il marchio si considera accettato presso tutti gli stati.

marchio di base comunitario

Il marchio di base può essere costituito anche da un marchio comunitario. Dal 1º ottobre 2004 la CE ha aderito al Protocollo di Madrid, per cui i titolari di marchi possonoEstendere la protezione del MC a livello internazionale. Una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario registrato possono essere utilizzati come base per una domanda internazionale Designare la Comunità europea in una domanda internazionale La domanda di registrazione internazione deve essere presentata direttamente all’UAMI e può essere redatta in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea. È necessario indicare una lingua autorizzata dal Protocollo di Madrid (francese, inglese o spagnolo) che sarà la lingua della domanda di registrazione internazionale. La domanda può essere basata su un marchio comunitario registrato o su una domanda di marchio comunitario. Dopo la ricezione della domanda l'UAMI ripubblica la registrazione internazionale nel Bollettino dei marchi comunitari in una nuova sezione. Una domanda internazionale che designa la CE deve riportare l'indicazione di una seconda lingua, selezionata tra le lingue ufficiali dell'UAMI (spagnolo, tedesco, inglese, francese e italiano). Nel caso in cui non sia scelta una seconda lingua, l'UAMI rifiuterà la domanda e posporrà la sua ripubblicazione fino a quando non sarà disponibile la seconda lingua. Successivamente alla ripubblicazione, la domanda internazionale è soggetta alla procedura di ricerca, come le domande di marchio comunitario. Qualora esista un impedimento assoluto alla registrazione, l’UAMI deve inviare, entro i 6 mesi successivi alla ripubblicazione, una notifica di rifiuto provvisorio alla WIPO. Se non ci sono impedimenti assoluti alla registrazione, l’Ufficio emette una prima informazione (dichiarazione) sulla concessione di protezione e l’invia all’OMPI. Questa dichiarazione possiede un effetto esclusivamente informativo ed è trasmessa al titolare prima di essere pubblicata e iscritta nel registro internazionale. Dopo essere stata accettata per la Comunità europea, la domanda internazionale è pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari. A decorrere dalla data della seconda pubblicazione la designazione della Comunità europea acquisisce gli effetti di un marchio comunitario registrato. Nel caso in cui la designazione della Comunità europea non sia accettata dall'UAMI, è possibile convertirla in: - domanda di marchio nazionale per gli Stati membri dell'UE, - designazione degli Stati membri aderenti al Protocollo di Madrid.

I nomi a dominio

Il nome a dominio (o domain name) è sostanzialmente l’indirizzo di un sito internet. Considerata la capillare diffusione di internet e soprattutto le potenzialità della rete a livello economico e commerciale, è divenuto particolarmente vantaggioso registrare domini internet e conveniente tutelarli registrandone il corrispondente marchio.

il marchio prevale sul dominio

Chi ha un marchio registrato può prevalere su chi utilizza quello stesso segno solo come dominio internet. La titolarità di un marchio registrato consente di uscire vittorioso in un giudizio di contraffazione di fronte alle competenti autorità giudiziarie ordinarie in caso di eventuale conflitto con un nome a dominio, identico o simile, registrato successivamente. La titolarità di un marchio registrato può consentire anche di risultare vittoriosi in una procedura di riassegnazione.

la procedura di riassegnazione

La procedura di riassegnazione è un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie, introdotto in Italia il 28 luglio 2000 ed avente un oggetto limitato, ossia la verifica del titolo all’uso o alla disponibilità del dominio e l’indagine sulla malafede del registrante, attraverso il quale il titolare del marchio registrato può ottenere un unico provvedimento, vale a dire il trasferimento a proprio favore del nome a dominio. Le procedure di riassegnazione sono particolarmente convenienti in quanto consentono di ottenere la titolarità del dominio illegittimamente registrato da terzi in brevissimo tempo, ma esse sono possibili solo in presenza di tre fondamentali requisiti: 1) identità o somiglianza tale da creare confusione tra il nome a dominio ed il marchio registrato del ricorrente; 2) assenza di un qualunque diritto o titolo sul dominio in capo all’attuale intestatario; 3) malafede nella registrazione o nell’uso del dominio. Se il titolare del marchio registrato riesce a dimostrare l’esistenza dei requisiti di cui ai pti n. 1) e 3) e l’attuale assegnatario del dominio non riesce a dimostrare l’esistenza del requisito di cui al pto n. 2), l’Ente conduttore prescelto dal ricorrente in persona del saggio o del collegio di saggi nominato provvederà a disporre il trasferimento del dominio in contestazione a favore del titolare del segno. È sufficiente che uno soltanto di questi requisiti manchi perché la procedura non vada a buon fine.

il nome a dominio nel Codice sulla Proprietà Industriale

Il nome a dominio è ormai pacificamente considerato dalla dottrina e da una giurisprudenza pressoché unanime un segno distintivo al pari della ditta, dell’insegna e del marchio. Tale qualificazione è stata normativamente riconosciuta con l’entrata in vigore del nuovo Codice sulla Proprietà Industriale (D.Lgs 30/2005) che consente di difendere il nome a dominio dagli atti di contraffazione e di usurpazione posti in essere da terzi mediante un giudizio ordinario ovvero il ricorso alla tutela cautelare. In particolare l’art. 133 C.P.I. consente all’autorità giudiziaria di disporre oltre all’inibitoria all’uso del dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, se del caso subordinato alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

Differenza tra Register ® e Trademark ™

La famosa R cerchiata è il simbolo che indica che ci si trova di fronte ad un "marchio registrato" ed a rigore dovrebbe essere apposta esclusivamente a lato di un marchio per il quale sia già intervenuto un atto di concessione da parte dell'Ufficio competente (U.I.B.M., O.A.M.I., W.I.P.O. a seconda che si tratti di un marchio italiano, comunitario o internazionale) mentre prima di tale momento si dovrebbe apporre l’acronimo “TM” ossia "marchio depositato" che è l'unica che corrisponde alla realtà dei fatti. In Italia, tuttavia, da parte degli operatori si presta poca attenzione a questa distinzione e normalmente il simbolo ® viene posto a fianco sia di marchi depositati sia di marchi concessi, forse anche per il fatto che la diversa dicitura rovinerebbe la grafica del marchio, e non mi risultano pronunce giudiziarie in merito. Viceversa all'estero sono molto più attenti alla distinzione e negli Stati Uniti in questo caso si utilizza il segno "TM" per i marchi depositati ed il simbolo ® per quelli già registrati.